il disposto dell’articolo 76 c.p.i., il quale disciplina il vizio di nullita’ del brevetto, al comma 3 disponendo: “Il brevetto nullo puo’ produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validita’ e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullita’”, regolando i particolari profili processuali. Infatti, la norma prosegue nel senso che: “La domanda di conversione puo’ essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validita’ del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L’Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico”. Il principio esprime la regola di conservazione dei negozi giuridici per la sicurezza dei traffici (articoli 1367, 1424, 1444 c.c.), onde si applica anche ai modelli di utilita’. Piu’ in particolare, la domanda di conversione del brevetto nullo, prevista dall’articolo 76, comma 3, c.p.i., si introduce in conseguenza del vizio di nullita’ del brevetto, venendo proposta in connessione al giudizio di nullita’ ed all’accertamento giudiziale che di esso forma oggetto. Non costituisce, pertanto, un criterio ermeneutico corretto il desumere dal mutamento della originaria istanza di brevettazione ex articolo 84, come sollecitata dall’ufficio, la volonta’ contraria ad un recupero della privativa originariamente richiesta, ove si palesi la nullita’ del titolo cosi’ ottenuto.
Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|23 giugno 2022| n. 20233
Data udienza 8 giugno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L. G. – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2613/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1387/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2022 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino con sentenza del 22 giugno 2017 ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa citta’ del 16 giugno 2015, che, su domanda della (OMISSIS) s.p.a., aveva dichiarato la nullita’ del modello di utilita’ n. 272346, in titolarita’ della (OMISSIS) s.r.l., avente ad oggetto un sistema automatico di stabilizzazione per imbarcazioni, e respinto la domanda riconvenzionale, proposta dalla convenuta, volta all’accertamento della sussistenza nel modello di utilita’ predetto dei requisiti di validita’ per un corrispondente brevetto, disponendone la conversione ex articolo 76 c.p.i..
La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ora rileva, che mentre non e’ stata censurata in appello la declaratoria di nullita’ del modello di utilita’ – ha errato il tribunale nel ritenere sussistente, al fine della conversione del titolo nullo, il requisito soggettivo ed insussistente quello oggettivo: al contrario, ai sensi della norma citata e dell’articolo 1424 c.c., non puo’ dirsi che l’elemento soggettivo fosse esistente. Infatti, la (OMISSIS) s.r.l. aveva, dapprima, depositato domanda di brevetto per invenzione italiana, e, poi, chiesto la conversione in modello di utilita’, attese le obiezioni formulate nel corso della procedura di brevettazione avanti all’EPO: in tal modo palesando la precisa volonta’ di modifica della domanda in quella di modello di utilita’; onde non si puo’ piu’ ipotizzare che, conoscendo la causa di nullita’, essa avrebbe voluto il brevetto per invenzione.
Ha ritenuto assorbita ogni altra questione.
Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’intimata.
Le parti hanno depositato le memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 76, comma 3, e articolo 84, comma 2, c.p.i., in quanto la corte territoriale ha ritenuto non sussistente il requisito soggettivo per la conversione del modello di utilita’ in brevetto di invenzione, a causa della primitiva istanza ex articolo 84, comma 2, c.p.i., con la quale la societa’ aveva chiesto trasformarsi la domanda di brevetto italiano in domanda per modello di utilita’. Tale norma dispone che, se la domanda abbia ad oggetto un modello anziche’ un’invenzione o viceversa, l’ufficio italiano brevetti inviti l’interessato a modificarla: dunque, si tratta di un rilievo puramente tecnico, che nulla ha a che vedere con la volonta’ del richiedente, provenendo inoltre dall’ufficio e restando ad esso estranea, come invece non ha rilevato la corte d’appello, ogni volonta’ del richiedente di preferire il modello piuttosto che il brevetto.
In tal modo, il giudice ha falsamente applicato le citate disposizioni, finendo per comportare l’inverosimile conclusione secondo cui chiunque proceda all’istanza di trasformazione ex articolo 84, comma 2, c.p.i. non possa mai piu’ servirsi della generale domanda di conversione ex articolo 76, comma 3, c.p.i.; e cio’, sebbene sia evidente che la domanda di conversione derivi proprio dall’accertata erroneita’ della valutazione tecnica espressa nella domanda di privativa e che, dunque, la conversione del brevetto nullo in modello di utilita’, o viceversa, resti possibile.
Con il secondo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1362, 1424 c.c. e articolo 76, comma 3, c.p.i., in quanto la corte del merito ha, in tal modo, omesso di operare l’accertamento effettivamente richiesto dalla norma in ordine alla volonta’ ipotetica del soggetto, in presenza di una causa di nullita’ del modello, atteso inoltre che la societa’ aveva sempre richiesto una protezione per il suo impianto “sistema automatico di stabilizzazione anti-rollio per imbarcazioni”, onde e’ contrario a ragionevolezza ritenere che essa non abbia voluto la piu’ lunga tutela concessa dal brevetto. E la volonta’ oggettiva, manifestata dalla societa’ sin dal momento del deposito della domanda, era proprio quella di ottenere un brevetto per invenzione.
2. – I due motivi, entrambi volti a censurare la ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo ai fini della conversione del modello in brevetto di invenzione, ove ne abbia i requisiti, possono essere congiuntamente trattati e sono fondati.
2.1. – L’erroneita’ della pronuncia impugnata deriva dalla commistione operata tra due autonome fattispecie.
L’articolo 84, comma 2, c.p.i., in tema di procedimento brevettuale, prevede che, se la domanda “ha per oggetto un modello anziche’ un’invenzione o viceversa, l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data dir presentazione originaria”.
La disposizione esprime un principio di collaborazione dell’ufficio rispetto al richiedente, prevedendo la sollecitazione di quello, entro un termine all’uopo assegnato, a modificare la domanda, ogni volta che la stessa non sia dall’ufficio ritenuta correttamente proposta sul piano tecnico.
Invero, il trovato potrebbe, pur presentando il requisito della novita’, difettare di sufficiente attivita’ inventiva ed essere quindi insuscettibile di tutela quale brevetto per invenzione, ma, nel contempo, trovare invece tutela come modello di utilita’ in virtu’ di una sua originalita’ sul piano dell’efficacia e della comodita’ di impiego.
La norma prevede che, a garanzia del richiedente che si sia visto indirizzare verso una diversa privativa, l’effetto della domanda decorra sin dalla data originaria di presentazione.
Del tutto differente il disposto dell’articolo 76 c.p.i., il quale disciplina il vizio di nullita’ del brevetto, al comma 3 disponendo: “Il brevetto nullo puo’ produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validita’ e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullita’”, regolando i particolari profili processuali.
Infatti, la norma prosegue nel senso che: “La domanda di conversione puo’ essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validita’ del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L’Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico”.
Il principio esprime la regola di conservazione dei negozi giuridici per la sicurezza dei traffici (articoli 1367, 1424, 1444 c.c.), onde si applica anche ai modelli di utilita’.
Piu’ in particolare, la domanda di conversione del brevetto nullo, prevista dall’articolo 76, comma 3, c.p.i., si introduce in conseguenza del vizio di nullita’ del brevetto, venendo proposta in connessione al giudizio di nullita’ ed all’accertamento giudiziale che di esso forma oggetto.
Non costituisce, pertanto, un criterio ermeneutico corretto il desumere dal mutamento della originaria istanza di brevettazione ex articolo 84, come sollecitata dall’ufficio, la volonta’ contraria ad un recupero della privativa originariamente richiesta, ove si palesi la nullita’ del titolo cosi’ ottenuto.
Una simile conclusione si pone, del resto, in contrasto con la ratio della disposizione conservativa, sopra ricordata, che permette e favorisce la de’tta conversione; mentre la disposizione generale dell’articolo 1424 c.c., dal medesimo fondamento, palesa come i requisiti “di sostanza e di forma” siano quelli introdotti dal legislatore per preservare i fini della riscontrata situazione di nullita’, a tutela degli interessi generali cui la reazione ordinamentale della nullita’ offre protezione, laddove il requisito della “volonta’” si pone a tutela degli interessi di parte, pur incorsa nella predetta sanzione, che sollecita il giudice al relativo accertamento.
La tutela della volonta’ c.d. oggettiva dei contraenti, o della parte, e’ dunque il criterio guida che presiede al relativo accertamento, onde il giudice potra’ escludere la sussistenza di qualsiasi contratto (o privativa) solo all’esito di una ricostruzione, secondo tutti i canoni della ermeneutica contrattuale, della portata della prima situazione dichiarata nulla.
Con riguardo all’istituto della conversione del negozio nullo, il quale richiede che risulti la manifestazione di volonta’ delle parti propria del negozio diverso, questa Corte ha gia’ chiarito che, a tal fine, non occorre tuttavia l’accertamento della volonta’ concreta delle parti di accettare il contratto trasformato per effetto della conversione, poiche’ cio’ comporterebbe la coscienza della nullita’ dell’atto compiuto, esclusa per definizione dall’articolo 1424 c.c.: “cio’ che occorre e’, invece, la considerazione dell’intento pratico perseguito, cosicche’ il contratto nullo puo’ convertirsi in un altro contratto i cui effetti realizzino in tutto o in parte quell’intento” (Cass. 27 febbraio 2002, n. 2912).
Invero, si e’ gia’ rilevato che la legge, nello stabilire che il contratto nullo possa produrre gli effetti di un contratto diverso, non intende vincolare la volonta’ delle parti, ne’ comunque presumere che esse vogliano il negozio diverso per il solo fatto che gli effetti di questo non si discostano sostanzialmente da quelli specificamente perseguiti: ma vuole offrire la possibilita’ di argomentare dalle circostanze del caso e, soprattutto, dalle finalita’ perseguite dai contraenti che, se avessero conosciuto la nullita’ del negozio concluso, avrebbero voluto il diverso negozio; consegue che l’identita’ dei requisiti di sostanza e forma tra negozio nullo e quello il quale lo si voglia convertire non esaurisce i requisiti in presenza dei quali la conversione puo’ essere attuata, essendo necessario anche che risulti la manifestazione di volonta’ delle parti propria del negozio diverso (Cass. 1 agosto 2001, n. 10498).
Ancora, in ambiti vari, e’ sulla oggettiva finalizzazione di un contratto o di un atto allo scopo pratico ad essere evidenziata quale requisito richiesto in sede di conversione del negozio nullo (cfr., es., Cass. 9 maggio 2018, n. 11201; Cass. 16 marzo 2018, n. 6586).
Fermo dunque che occorre il c.d. elemento soggettivo, va ora ribadito che occorre considerare le finalita’ o intento pratico perseguito dal soggetto, con una nozione che si avvicina a quella di causa negoziale, quale funzione o scopo pratico-economico alla cui realizzazione il negozio e’ rivolto. Non si tratta, invece, del necessario accertamento della volonta’ concreta delle parti: al momento della sua proposizione, invero, questa viene manifestata con riguardo alla (necessaria) domanda di conversione del negozio, noto essendo che la conversione del negozio nullo non puo’ essere disposta dal giudice d’ufficio (Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).
La denunziata violazione delle norme menzionate, dunque, sussiste, dovendo ritenersi che la ricerca e la determinazione dell’intento pratico perseguito dalle parti non sia stata effettuata dalla corte territoriale nel rispetto dei criteri dettati da tali disposizioni.
2.3. – Occorre, in conclusione, enunciare il seguente principio di diritto: “In caso di domanda di conversione di un modello di utilita’ in brevetto, del quale siano presenti i necessari requisiti, il giudice del merito, ai sensi dell’articolo 76, comma 3, c.p.i., deve accertare se l’intento pratico perseguito dal richiedente possa essere realizzato dalla diversa privativa”.
3. – La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata innanzi alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, perche’ riesamini il materiale istruttorio e le domande delle parti, alla stregua del principio esposto. Ad essa si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di legittimita’.